¿Qué es una marca?
Una marca es todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios.
Las marcas pueden consistir en una palabra (marca denominativa) o combinación de palabras (marca mixta), cifras; letras; símbolos; dibujos (marcas figurativas) y hasta signos auditivos (marcas sonoras). Pueden consistir también en otros elementos o combinaciones de los mismos, como las marcas tridimensionales, olfativas, de patrón, multimedia, holográficas, de movimiento, de posición o táctiles, por mencionar algunas marcas no tradicionales.
La Ley permite el registro de otros tipos de signo no regulados de forma expresa, como por ejemplo olores, texturas, sabores, y cualquier otro signo en la medida que estos sean lo suficientemente distintivos respecto de los productos y/o servicios que pretenden distinguir, y siempre y cuando estos signos puedan especificarse y representarse o reproducirse en el registro de manera clara, precisa y completa en sí misma; y que además sean fácilmente accesibles, inteligibles, duraderos y objetivos, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección solicitada.
¿Qué es una marca?
Una marca es todo signo susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado; productos, servicios, o establecimientos comerciales o industriales.
Las marcas pueden consistir en una palabra (marca denominativa) o combinación de palabras (marca mixta), cifras; letras; símbolos; dibujos (marcas figurativas) y hasta signos auditivos (marcas sonoras).
Pueden inscribirse también las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento para el que se vaya a utilizar.
La protección que concede la marca es territorial y temporal: protege a nivel nacional por 10 años renovables indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa correspondiente.
Ventajas de registrar una marca
Los consumidores al momento de adquirir un producto o servicio, eligen una determinada marca debido a que tiene asociada una calidad y características determinadas.
La marca comercial es un instrumento eficaz para distinguir nuestros productos en el mercado y diferenciarse de otros que existan en él, evitando la confusión entre los consumidores.
El registro de una marca ofrece protección jurídica al titular, quien podrá impedir que terceros utilicen la marca sin su consentimiento, en el curso de operaciones comerciales, para distinguir productos o servicios similares a aquellos para los cuales la tiene registrada.
Quien posee un registro marcario que es usado sin su consentimiento, cuenta con dos tipos de acciones judiciales:
- Civiles, entre otras cosas, de indemnización de perjuicios.
- Penales, por los delitos tipificados en la Ley.
¿Cómo registrar una marca?
El procedimiento para registrar una marca comercial en Chile comprende básicamente tres etapas: ingreso y examen de forma de la solicitud, trámite de la publicación del extracto en el Diario Oficial y examen de fondo de la solicitud.
El primer paso es la presentación de la respectiva solicitud, que debe solicitar protección para productos, servicios, establecimientos comerciales, establecimientos industriales o frases de propaganda, estableciendo la(s) clase(s) para las que se solicita protección con la actividad específica dentro de la respectiva clase (ej. marca para muebles, cervezas, vestuario, servicios financieros). De esta solicitud se hace un examen formal para verificar que se cumplen los requisitos legales y reglamentarios. Una vez aprobado el examen formal, se debe publicar la solicitud en el Diario Oficial a efectos de que terceros puedan oponerse a la solicitud en caso de que estimen tener mejor derecho. Haya habido oposición o no, INAPI hace un examen de fondo para verificar que la solicitud de marca no infringe alguna de las causales legales de irregistrabilidad. Una vez que la solicitud aprueba este examen de fondo, el Director Nacional del INAPI otorga la resolución administrativa que concede la marca y posterior registro de la misma. En caso de ser rechazada la solicitud de marcas, existe la posibilidad de apelar de esta resolución ante el Tribunal de Propiedad Industrial.
Cómo se realiza
Hay dos modalidades para presentar una solicitud de marca comercial:
a) Vía presencial: Ingresando el formulario respectivo en nuestro edificio institucional ubicado en Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, Piso 1, de lunes a viernes, desde las 9.00 a 14:00 hrs.
b) Presentación en Línea: Ingresando una solicitud en línea en nuestro sitio Web INAPI
Para ingresar al sitio de trámites de INAPI puede hacerlo con su clave Única. Si aún no tiene su clave única o no sabe lo que es, por favor ingrese a clave única
Usted también puede ingresar a los servicios en línea a través de una "cuenta inapi" solo si dicha cuenta fue creada y enrolada con anterioridad al 26 de abril del 2017.
Publicación de la solicitud
El solicitante debe requerir y pagar la publicación de su solicitud de registro de marca en el Diario Oficial, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la aceptación.
Con la publicación de la solicitud en el Diario Oficial, comienza a correr el plazo de treinta días hábiles para que terceros puedan deducir oposición a la solicitud de registro.
Importante: El solicitante debe requerir la publicación en el plazo señalado en la oficina que para tal efecto tiene el Diario Oficial en dependencias del INAPI o a través del link al Diario Oficial.
¿Cómo registrar una marca?
El procedimiento para registrar una marca comercial en Chile comprende básicamente tres etapas: ingreso y examen de forma de la solicitud, trámite de la publicación del extracto en el Diario Oficial y examen de fondo de la solicitud.
El primer paso es la presentación de la respectiva solicitud, que debe solicitar protección para productos, servicios, o frases de propaganda, estableciendo la(s) clase(s) para las que se solicita protección con la actividad específica dentro de la respectiva clase (ej. marca para muebles, cervezas, vestuario, servicios financieros). De esta solicitud se hace un examen formal para verificar que se cumplen los requisitos legales y reglamentarios. Una vez aprobado el examen formal, se debe publicar la solicitud en el Diario Oficial a efectos de que terceros puedan oponerse a la solicitud en caso de que estimen tener mejor derecho. Haya habido oposición o no, INAPI hace un examen de fondo para verificar que la solicitud de marca no infringe alguna de las causales legales de irregistrabilidad. Una vez que la solicitud aprueba este examen de fondo, el Director Nacional del INAPI otorga la resolución administrativa que concede la marca y posterior registro de la misma. En caso de ser rechazada la solicitud de marcas, existe la posibilidad de apelar de esta resolución ante el Tribunal de Propiedad Industrial.
Cómo se realiza
Hay dos modalidades para presentar una solicitud de marca comercial:
a) Vía presencial: Ingresando el formulario respectivo en nuestro edificio institucional ubicado en Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, Piso 1, de lunes a viernes, desde las 9.00 a 14:00 hrs.
b) Presentación en Línea: Ingresando una solicitud en línea en nuestro sitio Web INAPI
Para ingresar al sitio de trámites de INAPI puede hacerlo con su clave Única. Si aún no tiene su clave única o no sabe lo que es, por favor ingrese a clave única
Usted también puede ingresar a los servicios en línea a través de una "cuenta inapi" solo si dicha cuenta fue creada y enrolada con anterioridad al 26 de abril del 2017.
Publicación de la solicitud
El solicitante debe requerir y pagar la publicación de su solicitud de registro de marca en el Diario Oficial, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la aceptación.
Con la publicación de la solicitud en el Diario Oficial, comienza a correr el plazo de treinta días hábiles para que terceros puedan deducir oposición a la solicitud de registro.
Importante: El solicitante debe requerir la publicación en el plazo señalado en la oficina que para tal efecto tiene el Diario Oficial en dependencias del INAPI o a través del link al Diario Oficial.
Tasas nacionales
Los pagos de tasas o derechos en el caso de marcas nuevas en Chile están divididos en dos etapas: al inicio de la presentación de la solicitud y al final de la tramitación, es decir, una vez aceptadas a registro (en este último caso el solicitante dispone de 60 días para pagar y acreditar el pago de derechos finales).
El pago inicial es de 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM) y el pago final asciende a 2 UTM por cada clase solicitada.
En consecuencia, el costo total de registrar una marca en Chile, por concepto de derechos o tasas, asciende a 3 UTM totales por cada clase solicitada.
Además se debe considerar que actualmente es obligatorio, según la ley chilena, publicar un extracto de la solicitud en el Diario Oficial de Chile. El costo de esta publicación dependerá de la extensión de la descripción de los productos y/o servicios y deberá pagarse directamente al Diario Oficial.
Una vez notificada (por carta certificada al domicilio del solicitante o de su representante), la resolución que acepta a registro una marca, se debe efectuar y acreditar dentro de los 60 días hábiles siguientes, el pago final.
En el cuadro que sigue a continuación se detallan las tasas fijadas para el caso del registro de marcas nuevas en Chile.
El pago se puede efectuar en forma presencial, imprimiendo la orden de pago disponible en INAPI y pagando en cualquier banco de la plaza o en la Tesorería General de la República.
Si realiza el pago final en forma presencial, no olvide acreditar el pago en las dependencias de INAPI presentando el comprobante de pago en el mesón de recepción de escritos, dentro del plazo legal.
Las solicitudes en que no se acredite oportunamente el pago de los derechos finales ante INAPI, se tendrán por abandonadas y serán archivadas.
Recuerde, tiene la opción de realizar el pago en línea en la Tesorería General de la República (TGR) a través de nuestro sitio web, de esta única forma el pago se entenderá acreditado una vez que INAPI reciba de la TGR la confirmación del mismo, no siendo necesario acudir a las dependencias de INAPI.
No procederá la devolución de los montos pagados por concepto de derechos.
Tasas nacionales
Los pagos de tasas o derechos en el caso de marcas nuevas en Chile están divididos en dos etapas: al inicio de la presentación de la solicitud y al final de la tramitación, es decir, una vez aceptadas a registro (en este último caso el solicitante dispone de 60 días para pagar y acreditar el pago de derechos finales).
El pago inicial es de 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM) y el pago final asciende a 2 UTM por cada clase solicitada.
En consecuencia, el costo total de registrar una marca en Chile, por concepto de derechos o tasas, asciende a 3 UTM totales por cada clase solicitada.
Además se debe considerar que actualmente es obligatorio, según la ley chilena, publicar un extracto de la solicitud en el Diario Oficial de Chile. El costo de esta publicación dependerá de la extensión de la descripción de los productos y/o servicios y deberá pagarse directamente al Diario Oficial.
Una vez notificada (por carta certificada al domicilio del solicitante o de su representante), la resolución que acepta a registro una marca, se debe efectuar y acreditar dentro de los 60 días hábiles siguientes, el pago final.
En el cuadro que sigue a continuación se detallan las tasas fijadas para el caso del registro de marcas nuevas en Chile.
El pago se puede efectuar en forma presencial, imprimiendo la orden de pago disponible en INAPI y pagando en cualquier banco de la plaza o en la Tesorería General de la República.
Si realiza el pago final en forma presencial, no olvide acreditar el pago en las dependencias de INAPI presentando el comprobante de pago en el mesón de recepción de escritos, dentro del plazo legal.
Las solicitudes en que no se acredite oportunamente el pago de los derechos finales ante INAPI, se tendrán por abandonadas y serán archivadas.
Recuerde, tiene la opción de realizar el pago en línea en la Tesorería General de la República (TGR) a través de nuestro sitio web, de esta única forma el pago se entenderá acreditado una vez que INAPI reciba de la TGR la confirmación del mismo, no siendo necesario acudir a las dependencias de INAPI.
Etapas de tramitación
Acá podrás descargar el diagrama de las etapas de tramitación
Tipos de formularios de marcas
INAPI ha previsto 6 tipos de formularios para la presentación de solicitudes de registro de marcas comerciales. Las solicitudes son multiclases, es decir, en un mismo formulario de productos se pueden pedir más de una clase de productos, o en un mismo formulario de servicios se pueden pedir más de una clase de servicios. Adicionalmente, se puede pedir en un mismo formulario, productos y servicios a la vez. Los 6 tipos de formulario para pedir marcas comerciales son para distinguir:
Productos y/o Servicios (FPI-58): Mediante este formulario, podrá solicitar protección para para todo tipo de signo (denominativa, figurativa, mixta o sonora), sea que se pretendan distinguir productos, servicios o una combinación de ambas. Deberá detallar los productos y/o servicios de cada clase (se paga por clase o clases de productos y/o servicios solicitados).
Frases de propaganda (FPI-59): Mediante este formulario, podrá solicitar protección para una frase que sirva para publicitar una marca previa inscrita. En consecuencia, para requerir una frase de propaganda necesariamente se requiere contar con un registro de marca y la cobertura de la frase de propaganda depende de la del registro a publicitar. En la solicitud de frase de propaganda, podrá limitar la cobertura a solicitar, pero no tiene derecho exclusivo a publicitar más cobertura de lo que comprende el registro invocado o al que se aplica, que para estos efectos se denomina house mark.
Marcas colectivas (FPI-62): Mediante este formulario, podrá solicitar protección para una marca que será usada colectivamente y que distinga la procedencia, el material, el modo de fabricación u otra característica común de un bien o servicio, producido o prestado por los miembros de una asociación, permitiendo diferenciarlos de los producidos por quienes no pertenezcan a dicha agrupación. Estas marcas no pueden transferirse ni cederse.
Marcas de certificación (FPI-63): Mediante este formulario, (normalmente una empresa certificadora o un profesional experto capaz de certificar) podrá solicitar protección para una marca destinada a ser aplicada a productos o servicios con el objeto de acreditar alguna o algunas determinadas características comunes de éstos. La función de estas marcas es certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen cumplan con ciertos estándares preestablecidos, para lo cual debiera existir un control previo y continuo del responsable de certificar.
Tipos de formularios de marcas
INAPI ha previsto 6 tipos de formularios para la presentación de solicitudes de registro de marcas comerciales. Las solicitudes son multiclases, es decir, en un mismo formulario de productos se pueden pedir más de una clase de productos, o en un mismo formulario de servicios se pueden pedir más de una clase de servicios. Adicionalmente, se puede pedir en un mismo formulario, productos y servicios a la vez. Los 6 tipos de formulario para pedir marcas comerciales son para distinguir:
Productos y/o Servicios (FPI-58): Mediante este formulario, podrá solicitar protección para para todo tipo de signo (denominativa, figurativa, mixta o sonora), sea que se pretendan distinguir productos, servicios o una combinación de ambas. Deberá detallar los productos y/o servicios de cada clase (se paga por clase o clases de productos y/o servicios solicitados).
Establecimientos comerciales (FPI-60): Mediante este formulario, podrá solicitar protección para una marca que distinga un establecimiento en el que se compre y venda uno o más productos que correspondan a una o más clases. Deberá detallar los productos de cada clase (es el único formulario que tiene cobertura por región, en consecuencia se paga por clases y por región solicitada).
Establecimientos industriales (FPI-61): Mediante este formulario, podrá solicitar protección para una marca que distinga un establecimiento que se dedique a la fabricación o elaboración de uno o más productos de una o más clases de productos. Deberá detallar los productos de cada clase (se paga por clase o clases de productos solicitados).
Frases de propaganda (FPI-59): Mediante este formulario, podrá solicitar protección para una frase que sirva para publicitar una marca previa inscrita. En consecuencia, para requerir una frase de propaganda necesariamente se requiere contar con un registro de marca y la cobertura de la frase de propaganda depende de la del registro a publicitar. En la solicitud de frase de propaganda, podrá limitar la cobertura a solicitar, pero no tiene derecho exclusivo a publicitar más cobertura de lo que comprende el registro invocado o al que se aplica, que para estos efectos se denomina house mark.
Marcas colectivas (FPI-62): Mediante este formulario, podrá solicitar protección para una marca que será usada colectivamente y que distinga la procedencia, el material, el modo de fabricación u otra característica común de un bien o servicio, producido o prestado por los miembros de una asociación, permitiendo diferenciarlos de los producidos por quienes no pertenezcan a dicha agrupación. Estas marcas no pueden transferirse ni cederse.
Marcas de certificación (FPI-63): Mediante este formulario, (normalmente una empresa certificadora o un profesional experto capaz de certificar) podrá solicitar protección para una marca destinada a ser aplicada a productos o servicios con el objeto de acreditar alguna o algunas determinadas características comunes de éstos. La función de estas marcas es certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen cumplan con ciertos estándares preestablecidos, para lo cual debiera existir un control previo y continuo del responsable de certificar.
Formas de presentación de solicitudes
Hay dos modalidades para presentar una solicitud de marca comercial:
Presentación en línea: esto es ingresando una solicitud electrónica en nuestro sitio Web (www.inapi.cl.). En este caso, el derecho inicial debe pagarse mediante una transacción electrónica, es decir, con cargo a cuenta corriente, tarjeta de crédito, de débito, etc.
Por vía presencial: esto es ingresando el formulario respectivo en nuestra oficina (Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, Piso 1, de lunes a viernes desde las 9:00 a 14:00 hrs.). Tenga en consideración que el formulario debe ingresarse con letra mecanografiada y debe pagarse un derecho inicial, en la cuenta única fiscal, mediante el Formulario Nº 10 sobre Ingresos Fiscales, y este pago debe efectuarse previamente en un banco o institución recaudadora de impuestos.
Para ingresar al sitio de trámites de INAPI puede hacerlo con su clave Única. Si aún no tiene su clave única o no sabe lo que es, por favor ingrese a clave única
Usted también puede ingresar a los servicios en línea a través de una "cuenta inapi" solo si dicha cuenta fue creada y enrolada con anterioridad al 26 de abril del 2017.
Presentación de poderes
Cuando el solicitante de un registro de marca comercial es una empresa o varias personas quienes solicitan la marca, deben actuar representadas, y su representante debe presentar los poderes correspondientes que lo facultan para realizar la tramitación de solicitud de registro de una marca comercial.
Por ello, recomendamos que antes de presentar en línea o en forma presencial su solicitud, concurra, por única vez, a nuestra oficina acompañando copias autorizadas ante notario de la escritura de constitución de sociedad junto al formulario de custodia, denominado "FPI-50". Puede descargarlo directamente aquí . Presentados los documentos que acreditan quien es el representante de la persona jurídica o de los cotitulares, INAPI otorgará al poder un número de custodia que luego, a fin de evitar acompañar un original de dicho poder en cada expediente, se podrá citar en toda solicitud que presente en forma presencial o en línea, incluidas las que se presenten en el futuro.
En caso de residir fuera de Santiago, puede enviar los documentos por correo certificado a Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 194, piso 1, Oficina de Partes, Santiago.
Si usted ha constituido su empresa bajo el formato de "Empresa en un día", debe Obtener el número de custodia de poder ingresando al link con su clave única. Luego debe llenar el formulario con los datos de mandante (solicitante) y del apoderado (representante) y subir el certificado de estatuto actualizado (u otro documento con firma electrónica avanzada) en formato pdf.
El Certificado de Estatutos Actualizado debe descargarlo en el sitio web Empresa en un Día. Recibidos y procesados el documento, se entrega de inmediato y por pantalla el número de custodia de poder asignado.
Cuando quien solicita es un residente en el extranjero, es obligatorio que designe un representante residente en Chile para que lo represente en la tramitación de la solicitud y además continúe representándolo una vez obtenido el registro. Para esto, deberá extender un poder en el extranjero designando una persona residente en Chile para que lo represente, mencionando su Cédula de Identidad y domicilio en Chile. Este poder puede acompañarse a la solicitud o registrarse en la custodia de poderes mencionada anteriormente.
Sin perjuicio de lo señalado, puede presentar su solicitud a través de un representante, sin indicar número de custodia y sin acompañar el poder, pero debido a que corresponde a una exigencia formal del proceso de tramitación, posteriormente, al momento que INAPI realice el examen de forma de su solicitud, su petición de registro será observada mediante una resolución en que se le exigirá acompañar un poder para seguir la tramitación. Esto significará demorar el tiempo de tramitación de su solicitud.
Presentación de poderes
Cuando el solicitante de un registro de marca comercial es una persona jurídica o varias personas naturales solicitan la marca, DEBEN actuar representadas, y su representante deberá presentar los poderes correspondientes que lo facultan para realizar la tramitación de solicitud de registro de una marca comercial.
Bastará que los poderes consten en un instrumento privado y podrán ser ingresados a INAPI mediante una copia digital integra, que puede ser acompañada directamente en el formulario de la solicitud o bien mediante su ingreso en la custodia de poderes prescrita en el art. 67 del la Ley 19.039. Al ingresar el poder en custodia INAPI le asignará un número de custodia que se podrá citar en toda solicitud que presente en forma presencial o en línea, incluidas las que se presenten en el futuro. Excepcionalmente y para el caso de ser necesario, podrá concurrir personalmente a la oficina de INAPI a custodiar el poder físicamente y para ello deberá completar el formulario denominado "FPI-50". Puede descargarlo directamente aquí .
Cuando quien solicita es un residente en el extranjero, es obligatorio que designe un representante residente en Chile para que lo represente en la tramitación de la solicitud y además continúe representándolo una vez obtenido el registro. Para esto, deberá extender un poder en el extranjero designando una persona residente en Chile para que lo represente, mencionando su Cédula de Identidad y domicilio en Chile. Este poder puede acompañarse a la solicitud o registrarse en la custodia de poderes mencionada anteriormente.
Sin perjuicio de lo señalado, puede presentar su solicitud a través de un representante, sin indicar número de custodia y sin acompañar el poder, pero debido a que corresponde a una exigencia formal del proceso de tramitación, posteriormente, al momento que INAPI realice el examen de forma de su solicitud, su petición de registro será observada mediante una resolución en que se le exigirá acompañar un poder para seguir la tramitación. Esto significará la extensión del tiempo de tramitación de su solicitud y en caso de no subsanar la observación dentro del plazo legal, su abandono.
Presentación de escritos
El solicitante o su representante debe y/o puede presentar escritos ante el INAPI para responder alguna observación que se realice a su solicitud; o para formular alguna petición respecto a la solicitud que se encuentra en tramitación, o para proporcionar algún antecedente adicional.
Usted puede presentar los escritos en forma presencial en nuestras oficinas o vía internet .
¿Cómo explotar su marca comercial?
Si el titular de la marca no desea desprenderse de la propiedad sobre su marca, pero desea explotarla autorizando el uso de aquella a un tercero, puede hacerlo, y la forma más usual es otorgar una licencia (o autorización) de uso. Si se obtiene un precio a cambio de esta autorización se dice que este es un acto de explotación de la marca. Las ventajas de licenciar una marca son variadas, pues permite generar una notoriedad extra muy importante y constituye una relevante fuente de ingresos.
Cómo licenciar una marca
El titular de una marca registrada puede conceder licencias sobre sus marcas a otras empresas. En tal caso se mantiene la titularidad y simplemente se autoriza a una o más empresas a utilizar la o las marcas. La licencia es una autorización para usar la marca en el territorio donde está registrada, y permite al licenciatario usar dicho signo sin temor a ser demandado por el titular, que goza de derechos exclusivos sobre ella. El titular, por su parte, puede obtener por esta vía, ingresos adicionales.
En la práctica, las licencias de marca se conceden con frecuencia en el marco de acuerdos más amplios, como son los acuerdos de franquicia, o los acuerdos que incluyen la concesión de una licencia sobre otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los conocimientos especializados y la asistencia técnica con miras a producir un determinado producto.
La licencia de uso sobre una marca no producirá efectos frente a terceros si no es anotada al margen del registro en INAPI, para lo cual debe solicitarse la inscripción de la licencia llenando un formulario especialmente puesto a disposición de nuestros usuarios, "FPI-30", adjuntando en original o copia autorizada el ejemplar del documento en que conste la licencia, y pagando los derechos legales dentro del plazo legal. (El pago de derechos de una transferencia es de 1 UTM, por cada registro a transferir y el plazo es de 60 días hábiles desde que se acepta la transferencia).
Franquicias
El titular de una marca puede también utilizar el licenciamiento de su marca para concertar acuerdos de franquicia. A través del contrato de franquicia, el licenciante podrá ejercer cierto control sobre las actividades del licenciatario, a fin de garantizar que se mantenga la calidad del producto o servicio. Lo anterior, porque a cambio de otorgar la licencia para el uso de la marca, el titular se obliga a suministrar conocimientos técnicos con una forma determinada: información técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios administrativos relativos a la producción, comercialización, mantenimiento y administración; y a su vez el franquiciado se obliga a aplicar este conocimiento e información en la elaboración de los productos y/o prestación de servicios bajo esa marca, pues de lo contrario perjudicará su valor.
La franquicia es entonces un acuerdo comercial por el cual la reputación, información técnica y conocimientos de una parte se combinan con la inversión de otra parte con el fin de vender mercancías o servicios, o de prestar servicios directamente al consumidor. El establecimiento donde se comercializan tales productos o servicios normalmente tendrá una marca registrada, una marca de servicio o nombre comercial, y tendrá un aspecto especial y característico, por ejemplo, piense que la mayoría de las cadenas de comida rápida establecidas en Chile se estructuran en base a contratos de franquicia.
Características que suelen presentarse en un contrato de franquicia:
Existe una licencia por la que se permite al titular de la franquicia (franquiciado) usar una marca registrada por el franquiciador (quien otorga la franquicia), y el uso del sistema desarrollado por el franquiciador para la explotación de un determinado negocio, todo a cambio de un pago.
Existe una relación interactiva continua que comprende ventas múltiples del producto en franquicia durante un periodo de tiempo en el que el franquiciador prestará asistencia continua al franquiciado para establecer, mantener y promover el lugar donde se explota el sistema de franquicia, por ejemplo, el restaurante de comida rápida. Además, el franquiciador actualizará la información en la medida que desarrolle técnicas nuevas para el mejor funcionamiento de dicho lugar. Por su parte, el titular de la franquicia pagará en forma continua al franquiciador, derechos por el uso del sistema objeto de la franquicia.
El franquiciador tiene el derecho de determinar cómo debe funcionar el negocio, por ejemplo, en materias de control de calidad, protección del sistema franquiciado, pormenores operativos, entre otros.
La concesión de la licencia de una marca registrada suele ser una condición básica para celebrar un acuerdo de franquicia, ya que lo que le importa al franquiciado es poder gozar del prestigio y reconocimiento del que goza la marca.
Ejemplo de contrato de franquicia
Acá encontraras ejemplos de claúsulas que suelen incorporarse en un contrato de franquicia
Principales motivos de irregistrabilidad de una marca
Antes de presentar su solicitud de registro de marca ante el INAPI, debe considerar que hay palabras que no está permitido que se registren como marca.
Nuestra normativa legal es clara al respecto y similar a la del resto del mundo. En Chile no se podrá registrar como marca comercial, aquel signo que incurra en alguna de las siguientes causales establecidas en el art. 20 de la Ley 19.039:
- Cuando el signo carezca de elementos distintivos, es decir, ninguno de sus elementos sea apto para diferenciar los productos o servicios como procedentes de una empresa y no de otra. (Art 20 Letra e). Esto sucede cuando una palabra sirve para designar el género, la naturaleza, el origen, la nacionalidad, la destinación, el peso, el valor; o una cualidad de los productos o servicios; o es de uso común en el comercio para designar ese tipo de productos o servicios.
- Por ejemplo, si su empresa trata de registrar la marca SILLA para vender sillas, la marca será denegada, ya que "silla" es el término genérico del producto.
- Si desea registrar la marca descriptiva, por ejemplo, DULCE, será denegada para comercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de chocolate, la exclusividad de la palabra "dulce" para comercializar sus productos.
- Cuando el signo corresponde a una denominacion técnica o científica, al nombre de una variedad vegetal, o a una denominación recomendada por la OMS o indicativa de acción terapéutica. (Art. 20 letra b).
- Cuando el signo consista en el color en sí mismo. (Art.20 letra i ).
- Cuando el signo consiste en una denominación técnica o científica, en el nombre de variedades vegetales, o en una denominación recomendada por la OMS como indicativa de acción terapéutica. (Art.20 letra b).
- Cuando el signo que se desea registrar sea contrario a la moral o al orden público o a las buenas costumbres. Por ejemplo si se solicitara registrar el nombre de una droga ilegal. (Art. 20 Letra k).
- Cuando el signo corresponda a los emblemas y símbolos de un Estado, o a su bandera o al nombre o siglas de cualquier país o Estado. Este es el caso de las banderas y escudos nacionales de países. Nadie puede apropiarse de ellos. (Art. 20 letra a).
- Los signos que se presten para inducir a error, engaño o confusión respecto de la procedencia geográfica, cualidad o género de los productos y servicios. (Art. 20 letra f).
- Aquellos signos que colisionen con derechos adquiridos por terceros.
- Marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma de poder confundirse con otras ya inscritas o válidamente solicitadas en Chile con anterioridad para productos o servicios idénticos o similares. (Art. 20 letra h).
- Marcas iguales o similares a otra registrada en el extranjero para los mismos productos o servicios, que goce de fama y notoriedad. (Art. 20 letra g).
- Marcas que consistan en el nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo que ella preste su consentimiento o sus herederos o hayan transcurrido 50 años de su muerte y siempre que no afecte su honor. (Art.20 letra c).
- Aquellos signos que pueden inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto por ser igual o similar a una Indicación Geográfica o Denominación de Origen reconocida en Chile. (Art.20 letra j ).
Principales motivos de irregistrabilidad de una marca
Antes de presentar su solicitud de registro de marca ante el INAPI, debe considerar que hay palabras que no está permitido que se registren como marca.
Nuestra normativa legal es clara al respecto y similar a la del resto del mundo. En Chile no se podrá registrar como marca comercial, aquel signo que incurra en alguna de las siguientes causales establecidas en el art. 20 de la Ley 19.039:
- Cuando el signo carezca de elementos distintivos, es decir, ninguno de sus elementos sea apto para diferenciar los productos o servicios como procedentes de una empresa y no de otra. (Art 20 Letra e). Esto sucede cuando una palabra sirve para designar el género, la naturaleza, el origen, la nacionalidad, la destinación, el peso, el valor; o una cualidad de los productos o servicios; o es de uso común en el comercio para designar ese tipo de productos o servicios.
- Por ejemplo, si su empresa trata de registrar la marca SILLA para vender sillas, la marca será denegada, ya que "silla" es el término genérico del producto.
- Si desea registrar la marca descriptiva, por ejemplo, DULCE, será denegada para comercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de chocolate, la exclusividad de la palabra "dulce" para comercializar sus productos.
- Cuando el signo corresponde a una denominacion técnica o científica, al nombre de una variedad vegetal, o a una denominación recomendada por la OMS o indicativa de acción terapéutica. (Art. 20 letra b).
- Cuando el signo consista en la forma o el color de los productos o de los envases.
- Cuando el signo consista en el color en sí mismo. (Art.20 letra i ).
- Cuando el signo consiste en una denominación técnica o científica, en el nombre de variedades vegetales, o en una denominación recomendada por la OMS como indicativa de acción terapéutica. (Art.20 letra b).
- Cuando el signo que se desea registrar sea contrario a la moral o al orden público o a las buenas costumbres. Por ejemplo si se solicitara registrar el nombre de una droga ilegal. (Art. 20 Letra k).
- Cuando el signo corresponda a los emblemas y símbolos de un Estado, o a su bandera o al nombre o siglas de cualquier país o Estado. Este es el caso de las banderas y escudos nacionales de países. Nadie puede apropiarse de ellos. (Art. 20 letra a).
- Los signos que se presten para inducir a error, engaño o confusión respecto de la procedencia geográfica, cualidad o género de los productos y servicios. (Art. 20 letra f).
- Por ejemplo, si desea comercializar leche, yogurts y huevos, el signo elegido por usted destaca la palabra HUEVOS, es muy probable que la solicitud que presente sea denegada para leche y yogurts, ya que induciría al consumidor a error en cuanto al género de los productos, al asociar la marca con huevos, en circunstancias que se pide para distinguir leche y yogurt.
- Aquellos signos que colisionen con derechos adquiridos por terceros.
- Marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma de poder confundirse con otras ya inscritas o válidamente solicitadas en Chile con anterioridad para productos o servicios idénticos o similares. (Art. 20 letra h).
- Marcas iguales o similares a otra registrada en el extranjero para los mismos productos o servicios, que goce de fama y notoriedad. (Art. 20 letra g).
- Marcas que consistan en el nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo que ella preste su consentimiento o sus herederos o hayan transcurrido 50 años de su muerte y siempre que no afecte su honor. (Art.20 letra c).
- Aquellos signos que pueden inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto por ser igual o similar a una Indicación Geográfica o Denominación de Origen reconocida en Chile. (Art.20 letra j ).
¿Cuánto dura un registro de marca?
Un registro de marca comercial dura 10 años, los cuales se cuentan desde la fecha de concesión del registro. Asimismo, cabe señalar que un registro de marca puede renovarse indefinidamente durante su vigencia o dentro de los 30 días hábiles siguientes a la expiración del registro.
En conclusión, obtenido un registro de marca, si se procede a efectuar el trámite de la renovación en tiempo, la marca durará indefinidamente.
¿Cuánto dura un registro de marca?
Un registro de marca comercial dura 10 años, los cuales se cuentan desde la fecha del registro.
Asimismo, cabe señalar que un registro de marca puede renovarse indefinidamente, durante los 6 meses anteriores al vencimiento o dentro de los 6 meses siguientes a la expiración del registro.
Sin perjuicio de lo anterior, una marca podría perder vigencia antes de cumplir 10 años por otros motivos, cuando ésta ha sido objeto de un juicio de nulidad, caducidad por genericidad o por no uso, o cuando ha sido invalidada a través de un procedimiento administrativo.
¿Cómo transferir una marca?
Las marcas son derechos de propiedad industrial que, al igual que cualquier bien u objeto, pueden ser transferidos a otras personas. Para ello debe suscribirse un contrato por el cual el titular de la marca, se la transfiere a otro, quien la recibe para sí, normalmente a cambio de un precio (compraventa).
La transferencia de una marca no producirá efectos frente a terceros si no es anotado en INAPI el cambio de titular, para lo cual debe solicitarse la inscripción de la transferencia llenando un formulario especialmente puesto a disposición de nuestros usuarios, "FPI- 29", adjuntando en original o copia autorizada el ejemplar del documento en que conste la transferencia, y pagando los derechos legales dentro del plazo legal (el pago de derechos de una transferencia es de 1 UTM, por cada registro a transferir y el plazo es de 60 días hábiles desde que se acepta la transferencia).
Si el nuevo titular de la marca no reside en Chile, es necesario que designe un representante con domicilio en Chile para que lo represente en todas las actuaciones relacionadas con la marca de su propiedad.
Si se transfieren dos o más registros en virtud de un único documento, se sugiere utilizar el repositorio de documentos de anotación, especialmente dispuesto por INAPI; para lo cual deberá concurrir, por única vez, a nuestra oficina acompañando el original o copia autorizada del documento en que consta la transferencia, junto al formulario de solicitud de registro de documento de anotación "FPI-56", el cual se puede obtener desde Descargar formularios.
INAPI otorgará al documento un número de repositorio de documentos de anotación, que luego, a fin de evitar acompañar un original en cada expediente, se podrá citar en todas las solicitudes de anotación.
¿Cómo se puede renovar un registro de marca?
Para renovar un registro de marca debe presentar formulario de solicitud de renovación de marca FPI-57 el cual se puede descargar desde Descargar formularios.
En el formulario deberá indicarse el número de registro que se pretende renovar, la marca sólo si es denominativa, la individualización completa del titular del registro y de su representante si fuere el caso; y deberá indicarse si renueva totalmente o parcialmente. Sólo en caso de requerir una renovación parcial, deberá señalarse la clase o clases que renueva.Para presentar el formulario de renovación en INAPI podrá hacerlo en forma presencial o a través de la página web institucional. Tenga en consideración que en el procedimiento de renovación no debe acreditar pagos iniciales, ni es necesario que estas solicitudes se publiquen en el Diario Oficial. Si actúa a traves de representante, deberá acreditar la representación acompañando el respectivo poder o citando el número de custodia del poder ante INAPI ( si hubiere sido custodiado previamente).
¿Cómo se puede renovar un registro de marca?
Para renovar un registro de marca debe presentar formulario de solicitud de renovación de marca FPI-57 el cual se puede descargar desde Descargar formularios.
En el formulario deberá indicarse el número de registro que se pretende renovar, la marca sólo si es denominativa, la individualización completa del titular del registro y de su representante si fuere el caso; y deberá indicarse si renueva totalmente o parcialmente. Sólo en caso de requerir una renovación parcial, deberá señalarse la clase o clases que renueva. Para presentar el formulario de renovación en INAPI podrá hacerlo en forma presencial o a través de la página web institucional. Tenga en consideración que en el procedimiento de renovación conjuntamente con la solicitud de renovación debe acreditar el pago de derechos . En caso de renovación de registro no es necesario que estas solicitudes se publiquen en el Diario Oficial. Si actúa a través de representante, deberá acreditar la representación acompañando el respectivo poder o citando el número de custodia del poder ante INAPI (si hubiere sido custodiado previamente).
Convenios PTEM
Está dirigido especialmente a quienes tramitan altos volúmenes, permitiendo despejar la tramitación uno por uno.
Para utilizarlo, el interesado debe realizar adecuaciones a sus sistemas electrónicos, que permitan su integración con los aplicativos diseñados por INAPI, de manera fácil y segura, para lo cual se contempla una fase de pruebas.
Ventajas de suscribir convenios (PTEM):
Algunas prestaciones son
- Solicitar el registro de una pluralidad de marcas nuevas o renovarlas, comprendiendo el envío de la solicitud y la extracción de la presentación en medio electrónico (pdf) mediante operaciones masivas.
- Consultar masivamente la base de datos de marcas de INAPI, conforme a las condiciones del convenio y
- Consultar "expedientes digitales"; esto es, acceder a los expedientes digitalizados de solicitudes de registro de marcas, con resguardo de lo establecido en el mismo convenio.
Para expresar su interés en suscripción de convenio PTEM, escriba a: inapi@inapi.cl
Para más información, consultar convenio aquí.
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